專利創(chuàng)造性評判中最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定
創(chuàng)造性作為專利授權(quán)實質(zhì)性條件中最為重要的條款，在專利授權(quán)和確權(quán)審查中占據(jù)重要地位，創(chuàng)造性審查體現(xiàn)的是對于發(fā)明創(chuàng)造相對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的評判。而我國創(chuàng)造性評判所采用的“三步法”式審查基準(zhǔn)建立在“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”基礎(chǔ)上，圍繞“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”進(jìn)行邏輯演繹，最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定對于衡量發(fā)明智慧貢獻(xiàn)的大小、評判技術(shù)主題的可專利性具有關(guān)鍵意義。
對此，《專利審查指南》做出普適性的規(guī)定，最接近的現(xiàn)有技術(shù)是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案,它既可以是“與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)”；也可以是“與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)”1。
可見，對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定，應(yīng)當(dāng)從所處的技術(shù)領(lǐng)域、涉及的技術(shù)問題、產(chǎn)生的技術(shù)效果、實現(xiàn)的功能及其技術(shù)方案本身等多個角度進(jìn)行綜合判斷。其中，技術(shù)方案是技術(shù)特征的集合，然而這種特征的集合是發(fā)明出于解決技術(shù)問題的目的所采用的發(fā)明構(gòu)思以及構(gòu)思付諸實踐轉(zhuǎn)化而來的技術(shù)手段的外在表現(xiàn)，故對于發(fā)明構(gòu)思及其相關(guān)技術(shù)手段的考量在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)過程中的作用也是不容置疑的。
一.以技術(shù)領(lǐng)域劃設(shè)范圍
技術(shù)領(lǐng)域是發(fā)明產(chǎn)生的土壤。存在于相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)明創(chuàng)造，經(jīng)常面臨相同的技術(shù)問題需要解決，并常應(yīng)用相同或類似的技術(shù)手段。因此，不論是專利審查，還是當(dāng)事人請求無效，均需要從海量的現(xiàn)有技術(shù)里獲取最接近現(xiàn)有技術(shù)，在此過程中，從與發(fā)明相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域入手成為實踐中最常見的且有效的選擇。
確定技術(shù)領(lǐng)域最直接的依據(jù)就是技術(shù)方案的用途。這意味著，最接近的現(xiàn)有技術(shù)經(jīng)常存在于與發(fā)明相同或相近的應(yīng)用領(lǐng)域中。例如，針對要求保護(hù)場發(fā)射型顯示裝置的專利申請，應(yīng)當(dāng)在涉及顯示裝置的較寬技術(shù)領(lǐng)域中優(yōu)先選擇“場發(fā)射型顯示裝置”這一應(yīng)用領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評判創(chuàng)造性2。
第100159號復(fù)審決定要求保護(hù)一種低分子量聚乙二醇（PEG）-坦索羅辛結(jié)合物的發(fā)明申請，坦索羅辛化合物是用于治療良性前列腺增生的藥物，發(fā)明利用PEG來增加坦索羅辛的水溶性，從而減低該藥物對中樞系統(tǒng)的毒副作用。駁回決定使用的對比文件1公開了用PEG對青霉素酰化酶進(jìn)行化學(xué)修飾的技術(shù)，所述的青霉素?；钙鸬椒磻?yīng)“催化劑”的作用，在半合成抗生素及其中間體的制備中促進(jìn)產(chǎn)物的生成，該現(xiàn)有技術(shù)利用PEG來形成兩水相生物轉(zhuǎn)化，使PEG修飾后的酶富集于一相，酶催化反應(yīng)的產(chǎn)物主動轉(zhuǎn)移至另一相。
之所以駁回決定以對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，在于發(fā)明與對比文件1都引人注目地利用了PEG，但是，基于不同的應(yīng)用可知二者顯然屬于既不相同、也不相近的兩個技術(shù)領(lǐng)域。進(jìn)而，通過這樣明顯的領(lǐng)域上的差異能夠判斷出對比文件與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是無關(guān)的，且所用PEG的分子量、功能、施用對象、作用方式也存在較大差異（例如涉案發(fā)明中PEG的分子量為282，對比文件1中卻為10000），導(dǎo)致對被修飾物的物理和化學(xué)性能也產(chǎn)生了顯著影響。由此可知，如在確定最接近現(xiàn)有技術(shù)時首先考慮到二者應(yīng)用領(lǐng)域的差異，從而能夠詳細(xì)審視在關(guān)鍵技術(shù)特征看似“被公開”的表象下蘊(yùn)含的問題，則可以避免依據(jù)對比文件1作出駁回決定。
根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域初步設(shè)定對現(xiàn)有技術(shù)的檢索和選擇的范圍能夠從龐雜的現(xiàn)有技術(shù)海洋中縮小獲取最接近現(xiàn)有技術(shù)的范圍。但是，應(yīng)用領(lǐng)域相同或相近并不對最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定構(gòu)成絕對的限制，技術(shù)問題以及功能的相同或相似性同樣足以引導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員在此基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn)。例如，雖然發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域不同，但若二者基于同一原理、以基本相同的技術(shù)手段利用相同的功能解決相同或相似的技術(shù)問題，則應(yīng)用領(lǐng)域不同的事實并不會阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員基于技術(shù)問題或功能的指引，到相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域去找到該現(xiàn)有技術(shù)，將其作為通向發(fā)明技術(shù)方案的起點(diǎn)。
第40592號復(fù)審決定涉及保護(hù)一種微波陶瓷元器件制作的激光微調(diào)刻蝕方法，對比文件1公開了一種用激光照射對石英晶體進(jìn)行微調(diào)的方法。針對復(fù)審請求人提出的“石英和陶瓷在用途、材料性質(zhì)和工作信號頻段方面都存在差別，屬于不同領(lǐng)域產(chǎn)品”的觀點(diǎn)，雖然申請與對比文件1加工對象的性質(zhì)和具體應(yīng)用領(lǐng)域有差別，但激光微調(diào)刻蝕陶瓷和石英這樣質(zhì)地堅硬的材料在原理和功能上是類似的，均利用激光束可聚集成很小的光斑，當(dāng)達(dá)到適當(dāng)?shù)哪芰棵芏葧r，可有選擇地氣化部分材料，以解決精密調(diào)節(jié)微電子元器件的問題，且涉及激光微調(diào)刻蝕技術(shù)的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)也已經(jīng)給出該技術(shù)可通用于許多集成電路元器件的教導(dǎo)。這種技術(shù)問題與功能上的一致足以指引本領(lǐng)域技術(shù)人員以其作基礎(chǔ)，進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn)或適應(yīng)性調(diào)整。
二. 以技術(shù)問題引領(lǐng)方向
我國創(chuàng)造性審查基準(zhǔn)的第三步因其結(jié)論直指創(chuàng)造性的評判結(jié)論而成為“三步法”中最有顯識度的步驟，因而大家通常容易注意到，此步驟是基于“現(xiàn)有技術(shù)是否給出將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示”3 進(jìn)行判斷的，體現(xiàn)了技術(shù)啟示的尋找與確定是以技術(shù)問題作為內(nèi)在驅(qū)動力的評判思路；然而，這樣的評判思路是貫穿于“三步法”的始終的，這意味著第一步——確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，對技術(shù)問題方面的考量同樣至關(guān)重要。
具體看，筆者認(rèn)為，在眾多考量因素中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)與發(fā)明要解決的問題相關(guān)是一項不容忽視的要求，人們應(yīng)當(dāng)沿著技術(shù)問題指明的方向?qū)ふ?ldquo;三步法”的最佳起點(diǎn)的定位。只有發(fā)揮技術(shù)問題對于確定創(chuàng)新基礎(chǔ)的引領(lǐng)作用，才能使三步法的適用與實際創(chuàng)新的正向方向相契合。反之，與發(fā)明要解決的技術(shù)問題無關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)不適合成為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。
對于任何一篇現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)而言，只有當(dāng)所屬領(lǐng)域技術(shù)人員面對發(fā)明要解決的技術(shù)問題時，通過對該現(xiàn)有技術(shù)整體呈現(xiàn)的信息進(jìn)行研究，能夠確定該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明關(guān)注的目標(biāo)之間在技術(shù)上存在內(nèi)在的聯(lián)系，這篇現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)才有可能成為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。這樣的內(nèi)在聯(lián)系，既可以體現(xiàn)為該現(xiàn)有技術(shù)中明確或者含蓄地記載了發(fā)明所關(guān)注的問題，例如該現(xiàn)有技術(shù)中存在著、提出希望解決或者已經(jīng)解決了相關(guān)問題，也以體現(xiàn)為在該現(xiàn)有技術(shù)中雖然沒有記載，但本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容，能夠理解出其客觀上存在著相關(guān)的問題有待解決或者已經(jīng)解決，還可以是，二者要解決的技術(shù)問題雖然不同，但存在相關(guān)性使得該現(xiàn)有技術(shù)恰好處于發(fā)明解決技術(shù)問題的過程中的某必由環(huán)節(jié)。
實踐中存在的一種片面的做法是僅將發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)二者要解決的技術(shù)問題進(jìn)行比較以確定二者之間是否存在相關(guān)性，然而不難理解，即便是達(dá)到二者要解決的技術(shù)問題完全相同、且均得以解決的理想狀態(tài)，也只說明該發(fā)明有可能屬于該現(xiàn)有技術(shù)的替代方案；而以技術(shù)問題作為驅(qū)動力其實是回歸發(fā)明創(chuàng)造的正向的形成過程中，將最接近現(xiàn)有技術(shù)作為發(fā)明要解決的技術(shù)問題的土壤、起點(diǎn)抑或橋頭堡來看待的，由此最接近現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明要解決的技術(shù)問題的相關(guān)性并不一定嚴(yán)苛地要求其同樣以發(fā)明要解決的技術(shù)問題為研發(fā)的目標(biāo)，因而，非常重要的一點(diǎn)在于，上述相關(guān)性的確定是以該有技術(shù)的整體是否與發(fā)明要解決的技術(shù)問題之間存在聯(lián)系作為判斷的著眼點(diǎn)。
第25725號復(fù)審決定的涉案申請涉及一種安瓿灌裝工藝。根據(jù)說明書的記載，由于安瓿瓶身體積小、且由薄玻璃制成，使得頭部段內(nèi)徑與灌注頭外徑的大小很接近，因而在灌裝過程中容易出現(xiàn)兩種問題：一是頭部破碎；二是藥液殘留在頭部的內(nèi)周上，影響后序的熔封質(zhì)量，并使藥液量不準(zhǔn)確。為此發(fā)明要解決的問題是使灌注頭能夠精準(zhǔn)地伸入安瓿瓶的頭部段的中心位置的“精確定心”，于是對灌裝設(shè)備中安瓿的頭部段定心裝置的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)，并請求保護(hù)。證據(jù)1涉及一種以啤酒瓶為例的一般飲料瓶的灌裝生產(chǎn)線，其在灌裝過程中雖然也需要解決定位問題，使得在保持瓶子直立的過程中瓶子之間并不產(chǎn)生相對動，但一般飲料瓶的灌裝工藝不需要達(dá)到安瓿灌裝對于“精確定心”的這種要求，不存在上述“精確定心”所追求的技術(shù)目標(biāo)。由于證據(jù)1并不存在爭議專利所關(guān)注的特定技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員想要使安瓿在灌裝過程中定位精準(zhǔn)，不會將啤酒瓶這類一般飲料瓶作為進(jìn)行改進(jìn)的基礎(chǔ)，故該證據(jù)不適于作為本專利的最接近現(xiàn)有技術(shù)。
在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間存在的相同技術(shù)特征的數(shù)量多寡是考慮因素之一，但應(yīng)當(dāng)明確的是，“技術(shù)問題的相關(guān)”與“相同技術(shù)特征的多寡”相比，是需要更為優(yōu)先考慮的因素。雖然很多時候公開發(fā)明較多技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)容易成為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，但若該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題無關(guān)，則說明二者之間存在的區(qū)別即便數(shù)量“少”，卻是足以導(dǎo)致技術(shù)方案出現(xiàn)實質(zhì)性的差異的，這樣的實質(zhì)差異往往使得二者技術(shù)發(fā)展的方向和路徑也會不同。如以這樣的現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)挑戰(zhàn)發(fā)明技術(shù)方案的創(chuàng)造性，通常是困難的。
第40348號復(fù)審決定涉及一種香波組合物，其將脂肪鏈烷醇酰胺用作溶劑，使固體溶質(zhì)溶劑化，以形成液態(tài)且易于流動的均勻組合物，還可包含余量的水。該技術(shù)方案的實質(zhì)在于采用了特定的有機(jī)溶劑以使香波的有效固體成分得到充分溶解，形成更加濃縮的香波高濃度溶液。對比文件1公開了一種香波組合物，以水為主要組分，對固體溶質(zhì)形成了含水的分散或乳化混合物，其目的在于使香波具有良好調(diào)理效果，并對皮膚刺激性較低。二者之間的區(qū)別技術(shù)特征僅在于對比文件中的水的含量高，或者可以理解為本發(fā)明的固體溶質(zhì)的總含量要高。
然而，對比文件1采用水作為溶劑形成的是普通的香波低濃度懸濁液或者乳濁液，關(guān)注的是怎樣使香波更適于護(hù)理頭發(fā)并降低皮膚刺激，完全不涉及怎樣盡可能地溶解香波中的固體溶質(zhì)以提高濃縮度的技術(shù)問題。在對比文件1與發(fā)明要解決的技術(shù)問題無關(guān)的前提下，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會想到進(jìn)一步提高對比文件1中固體溶質(zhì)的含量；退一步講，即使想到進(jìn)一步提高固體溶質(zhì)的總含量，也不會想到通過使其中的脂肪鏈烷醇酰胺的含量提高以促進(jìn)固體溶質(zhì)的溶劑化，所以，如以此為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，則本領(lǐng)域技術(shù)人員難以顯而易見地得到發(fā)明的技術(shù)方案。
現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案是否與發(fā)明要解決的技術(shù)問題__相關(guān)的判斷經(jīng)常受到二者之間用途以及應(yīng)用領(lǐng)域的影響。如果某一現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明的用途差異較大，容易導(dǎo)致該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明要解決的技術(shù)問題毫無關(guān)聯(lián)的現(xiàn)象出現(xiàn)，則以該現(xiàn)有技術(shù)作為改進(jìn)的基礎(chǔ)將會喪失進(jìn)行改進(jìn)的目標(biāo)，難以獲得通向發(fā)明的路徑。例如，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以想到對現(xiàn)有技術(shù)中用于橫梁式貨架的立柱孔型結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造，在立柱的一個側(cè)面折彎，并與另一立柱相配套，用螺栓將二者鎖固，從而得到發(fā)明要求保護(hù)的用于電纜工程的梯架鎖固件方案，可見，對技術(shù)問題的相關(guān)性進(jìn)行認(rèn)定時需要考慮用途因素以及由用途所決定的技術(shù)領(lǐng)域的因素4。
三.以發(fā)明構(gòu)思和相應(yīng)的技術(shù)手段選定評判基礎(chǔ)
確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，核心在于從現(xiàn)有技術(shù)中找到與發(fā)明技術(shù)方案最密切相關(guān)的技術(shù)方案。因此，盡管如前所述，現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明要解決的技術(shù)問題存在內(nèi)在的聯(lián)系是一項重要的要求，但最終影響最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定的環(huán)節(jié)仍然在于技術(shù)方案之間相似性的比較。現(xiàn)有技術(shù)中與發(fā)明最密切相關(guān)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是，在技術(shù)上與發(fā)明最為接近、經(jīng)過較少或者較為容易的改進(jìn)或調(diào)整就能夠得到要求保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)方案。
通常而言，如果現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案與發(fā)明所述的技術(shù)領(lǐng)域相同或相近，該現(xiàn)有技術(shù)希望解決與發(fā)明相同或相似的技術(shù)問題，且二者在解決技術(shù)問題的過程中所采取的發(fā)明構(gòu)思相同或相近，具有較多相同的技術(shù)特征，導(dǎo)致在面對發(fā)明所要解決的技術(shù)問題時，本領(lǐng)域技術(shù)人員會將該現(xiàn)有技術(shù)作為進(jìn)行改進(jìn)的基礎(chǔ)，則這樣的現(xiàn)有技術(shù)就是非常理想的最接近的現(xiàn)有技術(shù)。
第80745號復(fù)審決定涉及的發(fā)明要求保護(hù)某抗性基因制備疫苗的用途。對比文件1同樣是為了最終制備疫苗，嘗試初步篩選相關(guān)抗性基因，其公開的是一段與該抗性基因相關(guān)的標(biāo)簽序列及其潛在用途，但從基因序列結(jié)構(gòu)的比較上來看長度與發(fā)明申請是有差異的。對比文件2則公開了與該抗性基因具有高度同源性的序列，僅存在個別核苷酸殘基位點(diǎn)的差異，但其未記載該序列的功能和性質(zhì)。
如果僅僅從結(jié)構(gòu)近似的角度分析，無疑對比文件2將成為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的首選。然而，決定認(rèn)定，盡管發(fā)明申請與對比文件1的序列結(jié)構(gòu)差異較大，但是兩者要解決的技術(shù)問題都是為了獲取血吸蟲抗性靶基因以便制備疫苗，采用的技術(shù)路徑都是通過篩選血吸蟲噬菌體展示cDNA文庫，得到靶基因表達(dá)序列標(biāo)簽。不同在于，發(fā)明在篩選到標(biāo)簽后繼續(xù)進(jìn)行了表達(dá)，并驗證分析了其免疫效果，進(jìn)而將對應(yīng)的抗性基因用于制備疫苗。盡管現(xiàn)有技術(shù)是篩選到標(biāo)簽的階段，但其明確提到，今后有必要將標(biāo)簽“進(jìn)行免疫預(yù)防實驗，以驗證其作為候選疫苗的可能性”。并且對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言，在抗性標(biāo)簽的基礎(chǔ)上得到相應(yīng)抗性基因并制備疫苗的過程，屬于生物工程領(lǐng)域疫苗的一般性研發(fā)思路，該研發(fā)過程中采用的也是該領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段。
可見，發(fā)明與對比文件1的發(fā)明構(gòu)思是一脈相承的，本領(lǐng)域技術(shù)人員在該現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，有充分動機(jī)和足夠的能力利用其所公開的標(biāo)簽，獲得相應(yīng)的抗性基因用于制備疫苗。即對比文件1公開了發(fā)明申請對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的基礎(chǔ)，同時教導(dǎo)了改進(jìn)方向，盡管其沒有直接公開抗性基因的全長序列，但是由于表達(dá)標(biāo)簽的獲得正是發(fā)明研發(fā)構(gòu)思中必要的節(jié)點(diǎn)，實際上提供了完成發(fā)明的最佳起點(diǎn)，因此，對比文件1相對于對比文件2而言更有資格被認(rèn)定為相對于本發(fā)明而言最接近的現(xiàn)有技術(shù)。
具體案件中的情形有時較為復(fù)雜，同一技術(shù)領(lǐng)域中客觀上也存在著需要解決多種不同技術(shù)問題的情形。如果某一現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明涉及的技術(shù)問題互不相關(guān)，并且，該現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明出于解決各自技術(shù)問題的目的而采用了不同的發(fā)明構(gòu)思、甚至選取的是相悖的技術(shù)手段，則仿佛是沿著不同的路徑攀登不同位置的兩個山峰一樣，這樣的現(xiàn)有技術(shù)顯然不適合作為攀登本發(fā)明這座高峰的起點(diǎn)或大本營。
通過上述案例還可以發(fā)現(xiàn)，判斷現(xiàn)有技術(shù)在技術(shù)上與發(fā)明的接近程度時，以技術(shù)特征的數(shù)量來衡量較為流于表象，因而相對于二者之間共有技術(shù)特征的數(shù)量多寡，發(fā)明構(gòu)思以及與發(fā)明構(gòu)思直接相關(guān)的技術(shù)手段是否相同或者相近居于更為重要的地位。一般來說，采用的發(fā)明構(gòu)思一致、且與該構(gòu)思直接相關(guān)的技術(shù)手段也相同或相似的現(xiàn)有技術(shù)，可被看作是沿著與發(fā)明較為一致的技術(shù)路徑謀求解決技術(shù)問題的現(xiàn)有技術(shù)，較之構(gòu)思和主要技術(shù)手段差異大的現(xiàn)有技術(shù)，如以這樣的現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行改進(jìn)，顯然更有希望得到發(fā)明專利授權(quán)。
第67483號復(fù)審決定涉及的申請要求保護(hù)一種γ-Fe2O3基磁凝膠的制備方法，其分散相為Zn-γ-Fe2O3微粒，分散介質(zhì)為HNO3水溶液，其中還具體限定了分散相的制備方法以及合成后磁凝膠的各種物化參數(shù)。駁回決定引用對比文件1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)合對比文件2認(rèn)為涉案申請不具備創(chuàng)造性；復(fù)審決定則引用對比文件2作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，原因在于：
對比文件1公開了γ-Fe2O4基磁凝膠的制備方法，其中分散介質(zhì)及合成后磁凝膠的物化參數(shù)與涉案申請相同，二者的區(qū)別主要在于，對比文件1選用ZnFe2O4顆粒作為分散相，由此導(dǎo)致分散相的制備方法也存在差異。對比文件2明確公開了與涉案申請的分散相和分散介質(zhì)均相同的γ-Fe2O3基磁凝膠，并且分散相的制備方法也與涉案申請基本一致，區(qū)別在于所用分散介質(zhì)的酸濃度不同，導(dǎo)致合成后磁凝膠的多項物化參數(shù)均與發(fā)明不同，因而從表象上看，與發(fā)明之間的區(qū)別特征在數(shù)量上較多。
雖然對比文件1公開了涉案申請較多的技術(shù)特征，但其發(fā)明構(gòu)思與涉案申請差異較大，由于采用的分散相與涉案申請并不相同，由此導(dǎo)致所合成的是與發(fā)明完全不同的磁凝膠。假如采用以制備γ-Fe2O4基磁凝膠為目的的對比文件1作為起點(diǎn)，由于技術(shù)路徑不同，要想得到發(fā)明則需要對分散相的類型和制備方法均作出改變。但是，假如采用以制備γ-Fe2O3基磁凝膠為目的的對比文件2作為起點(diǎn)，因其具有與發(fā)明一致的發(fā)明構(gòu)思，且均采用分散相γ-Fe2O3顆粒制備γ-Fe2O3基磁凝膠，本領(lǐng)域技術(shù)人員所需進(jìn)行的調(diào)整僅僅是分散介質(zhì)的酸濃度，且這樣的調(diào)整在現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)指引。至于合成后磁凝膠的物化參數(shù)的不同，看似使得二者之間出現(xiàn)了較多的區(qū)別特征，但所屬領(lǐng)域技術(shù)人員了解，這些產(chǎn)品參數(shù)是由合成方法的原料和制備方法所決定的，并非發(fā)明為實現(xiàn)其構(gòu)思而采用的技術(shù)手段，可以預(yù)見當(dāng)對酸濃度進(jìn)行調(diào)整后，所測出的凝膠的各項參數(shù)自然也會發(fā)生相應(yīng)的變化?？梢?，采用與該申請具有一致發(fā)明構(gòu)思及相應(yīng)技術(shù)手段的對比文件2是與發(fā)明更為“密切相關(guān)”的現(xiàn)有技術(shù)，由此應(yīng)將其確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。
四.以歐美立法司法實踐作為宏觀參照
他山之石，可以攻玉。更何況由于歷史的原因，我國創(chuàng)造性立法及審查標(biāo)準(zhǔn)的諸多方面都與歐美專利法有著深刻的淵源。
舉例說來，美國專利法第103條規(guī)定了與我國創(chuàng)造性相對應(yīng)的非顯而易見性，該法條所需要考慮的現(xiàn)有技術(shù)范圍不僅包含判定美國專利法第102條（即涉及新穎性及“占先”規(guī)定）的現(xiàn)有技術(shù)，還有“與請求保護(hù)的發(fā)明或與所要求保護(hù)的主題所涉及的問題有關(guān)的技術(shù)域”5 的現(xiàn)有技術(shù)；進(jìn)一步地，聯(lián)邦巡回法院在其經(jīng)典判例中將選擇現(xiàn)有技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)明確為應(yīng)當(dāng)是“與發(fā)明同屬相同技術(shù)領(lǐng)域”以及“與發(fā)明人所要解決的特定題合理相關(guān)”的現(xiàn)有技術(shù)，因為后者“邏輯上講會使發(fā)明人在考慮問題時引起他的注意”6 。同時，在分析將對比文件結(jié)合的“理由、啟示或動機(jī)”時，相關(guān)經(jīng)典判例亦強(qiáng)調(diào)了技術(shù)問題對于尋找相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的重要性，即“所要解決的問題的性質(zhì)引導(dǎo)發(fā)明人去注意可能與解決該問題相關(guān)的對比文件”7 。歐洲在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，在提出發(fā)明目的或效果是否相同是首要考慮因素時，強(qiáng)調(diào)關(guān)注“目的和效果的相同，而不是技術(shù)特征披露的多少，這樣可以使得選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時更符合發(fā)明產(chǎn)生的過程，其創(chuàng)造性評判的推理過程更具說服力”8 ?？梢?，美國和歐洲的立法和司法實踐為前述依據(jù)“與發(fā)明所要關(guān)注的目標(biāo)之間的內(nèi)在技術(shù)聯(lián)系，來確定最接近現(xiàn)有技術(shù)的思路提供了一定的支撐。
同時，我們注意到歐美各自具有一定的自身特點(diǎn)。美國非顯而易見性的評判是在整體考慮不同現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，依據(jù)判斷主體自身的能力水平確定能否結(jié)合或者改進(jìn)得到發(fā)明技術(shù)方案9 ，體現(xiàn)出其對于現(xiàn)有技術(shù)的選擇原則既適用于“最接近現(xiàn)有技術(shù)”，也適用于與其結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)，由此獲得的現(xiàn)有技術(shù)往往不是唯一的；且在經(jīng)典判例10 中還特別強(qiáng)調(diào)，雖然在技術(shù)上存在采用最接近現(xiàn)有技術(shù)的方案解決本發(fā)明要解決的技術(shù)問題的可行性，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員依然有動機(jī)去尋找其他相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)來決定如何解決該技術(shù)問題。相比較下，歐洲更加注重最接近現(xiàn)有技術(shù)的獨(dú)特地位，將其表述為本領(lǐng)域技術(shù)人員可使用的通向發(fā)明的“最有希望的跳板”11；其申訴委員會進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，最接近的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)該是“提供了最適宜評價創(chuàng)造性的起點(diǎn)，涉及為了相同的目的而構(gòu)思，或者與要求保護(hù)的發(fā)明具有相同目標(biāo)的現(xiàn)有技術(shù)”12 。
可見，對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇是與各國創(chuàng)造性評判的整體方法思路相適應(yīng)的，由于我國《專利審查指南》鑒了歐洲的“問題和解決方案方法”的創(chuàng)造性評判邏輯，所以從具體操作上近似度更高。由此提示我們，在我國創(chuàng)造性審查的實踐中，最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定亦需要與我國現(xiàn)行的“三步法”評判基準(zhǔn)相適應(yīng)，應(yīng)當(dāng)借鑒不同判斷基準(zhǔn)蘊(yùn)含的思想和原則的內(nèi)在精髓，但不可一味照搬照抄歐美的具體做法。
五.以最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定標(biāo)準(zhǔn)指引專利審查與代理實務(wù)
明晰最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定標(biāo)準(zhǔn)，對于專利審查具有積極的指導(dǎo)意義。作為專利創(chuàng)造性評判的基礎(chǔ)，最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定屬于“以三性為主線的全面審查”中不可或缺的內(nèi)容，直接影響著創(chuàng)造性評述的思路和結(jié)論。例如，出于檢索策略的應(yīng)用，容易實際上以現(xiàn)有技術(shù)公開能否覆蓋盡可能多的權(quán)利要求技術(shù)特征作為選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)，這是檢索思路與創(chuàng)造性評判思路之間的有待調(diào)和之處。然而可以理解，如果選取的“最接近現(xiàn)有技術(shù)”不能夠成為現(xiàn)有技術(shù)整體的最佳代表，將發(fā)明與之比較則會造成對發(fā)明所做貢獻(xiàn)的認(rèn)定不準(zhǔn)確；如果選取的“最接近現(xiàn)有技術(shù)”不能成為稱職的“三步法”的邏輯起點(diǎn)，則本領(lǐng)域難以獲得以此為基礎(chǔ)完成發(fā)明創(chuàng)造的動機(jī)，容易在技術(shù)啟示的判定環(huán)節(jié)中出現(xiàn)失誤，得出錯誤的創(chuàng)造性結(jié)論。再如，創(chuàng)造性評判中容易出現(xiàn)為賦新詩強(qiáng)說愁的現(xiàn)象。當(dāng)面對多篇現(xiàn)有技術(shù)時，一旦發(fā)現(xiàn)其中某篇現(xiàn)有技術(shù)公開了涉及專利申請發(fā)明點(diǎn)的關(guān)鍵技術(shù)手段時，往往會直接將其確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)；于是，該現(xiàn)有技術(shù)是否存在發(fā)明所關(guān)注的技術(shù)問題有待解決以及該手段在現(xiàn)有技術(shù)中解決的技術(shù)問題與其在專利申請中是否相關(guān)等等問題往往會被遮蓋起來，結(jié)果導(dǎo)致強(qiáng)評強(qiáng)判，為審查結(jié)論的偏差留下隱患。采用前述最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范專利審查，就能夠有效地避免上述問題的發(fā)生，提高創(chuàng)造性評判的合理性與說服力。
同時，明晰最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定標(biāo)準(zhǔn)，對于廣大創(chuàng)新主體亦具有現(xiàn)實價值。創(chuàng)新主體在答復(fù)審查意見或者無效宣告請求時，其抗辯意見往往更加聚焦評判的結(jié)論，而忽視評判的過程；更加聚焦“三步法”中啟示動機(jī)的判斷，而忽視“三步法”評判的起點(diǎn)，這相當(dāng)于默認(rèn)了審查員或者無效請求人對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取。但從前述分析可以看出，最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇影響的是評判的根基，創(chuàng)新主體可以嘗試對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)提出不同的看法，理清思路，借由技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、發(fā)明構(gòu)思及相應(yīng)的技術(shù)手段等方面，或者直接利用不同的最接近現(xiàn)有技術(shù)提出爭辯，從而證明專利具有創(chuàng)造性。
綜上所述，在《專利審查指南》對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)做出了原則性規(guī)定的基礎(chǔ)上，近年來的審查實踐已經(jīng)促使最接近現(xiàn)有技術(shù)的判斷思路和具體判斷方式逐步走向清晰明朗。系統(tǒng)分析闡釋本文所載案例及其他各類典型案例的《專利復(fù)審委員會復(fù)審無效案例指引》一書即將出版，裁判者和創(chuàng)新主體均可借此更加體系化地了解和體會專利復(fù)審委員會的相關(guān)觀點(diǎn)，在為專利權(quán)人提供公平保護(hù)的同時，給予社會公眾合理的預(yù)期，維護(hù)公眾的信賴?yán)妫龠M(jìn)專利審查與代理實務(wù)間的良性互動，提升專利授權(quán)和確權(quán)質(zhì)量，踐行嚴(yán)格的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策。（第二作者、第三作者所作貢獻(xiàn)等同第一作者）
注釋
1 《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.
2 傅玉，技術(shù)領(lǐng)域?qū)ψ罱咏F(xiàn)有技術(shù)選取的重要性，《中國知識產(chǎn)權(quán)》，2011年總第51期。
3 《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)
4 第28909號無效決定（201320516744.X）
5 專利法原理，第二版，羅杰·謝克特等著，第5章第5.2節(jié)
6 966 F.2d, 659, 23 USPQ2d, 1060
7 75 F.3d 1568, 37 USPQ2d 1626 (Fed. Cir. 1996)
8 歐專局申訴委員會案例法，第8版，第I部分，第D章，第3.2節(jié)
9 MPEP，2015年11月版，專利性部分，第2141章第2節(jié)C段
10 851 F.2d 1401, 7 U.S.P.Q.2d 1500 (Fed. Cir. 1988)
11 歐專局申訴委員會案例法，第8版，第I部分，第D章，第3.4節(jié)
12 T 1241/03
作者：
李 越 專利復(fù)審委員會質(zhì)量保障處處長
魏 聰 專利復(fù)審委醫(yī)藥生物申訴二處審查員
李亞林 專利復(fù)審委員會化學(xué)申訴二處處長
來源：中國知識產(chǎn)權(quán)雜志總第125期
